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盈科原创 | 方法专利侵权诉讼案件中新产品的认定

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更新日期:2022-04-22

来源:盈科北京办公室 ,作者王柱 李早霞


根据《中华人民共和国专利法》第六十六条第一款的规定“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。该条款规定了涉及新产品制造方法专利侵权纠纷时,适用举证责任倒置的情形,即被诉侵权方需承担其产品制造方法不同于专利方法的证明责任。本文结合案例对本条款进行解读。


一、适用新产品举证责任倒置的法定条件


为满足专利法第六十六第一款规定的举证责任倒置的条件,权利人首先需要证明或说明被控侵权方法所生产的产品与涉案专利方法所生产的产品属于相同的产品;同时,专利权人还应当证明或说明其专利方法所生产的产品是新产品。如果被控侵权方法所生产的产品不同于涉案专利方法所生产的产品,则不适用该条款。


在(2008)民监字第191号案件中,贾云峰、大庆市泰兴建材有限公司诉河北冀能环保新材料有限责任公司侵害其ZL98100704.X发明专利权纠纷,最高院认为:在新产品制造方法专利侵权诉讼中,专利权人首先应当证明或说明被控侵权方法所生产的产品与涉案专利方法所生产的产品属于相同的产品;同时,专利权人还应当证明或说明其专利方法所生产的产品是新产品。在专利权人有充分的证据或者有充分的理由说明被控方法所生产的产品与涉案专利方法所生产的产品相同且为新产品的情况下,被控侵权人才负有举证证明其产品的生产方法不同于专利方法的责任。因案件证据不足以证明被控侵权方法所生产的产品与涉案专利方法所生产的产品相同,对贾云峰、大庆市泰兴建材有限公司提出的应由河北冀能环保新材料有限责任公司对“生产多孔砖和空心砖的方法不同于涉案专利方法”承担举证责任的申请再审理由,法院未予支持。



二、权利人如何证明涉案专利方法制造的产品是“新产品”


为了证明涉案专利方法制造的产品是新产品,权利人可以提供由行业主管部门、全国性行业组织、相关科技查新检索机构或是国家知识产权局专利检索咨询中心出具的关于涉案专利方法及其生产产品新颖性和创造性的报告,在所述报告能完整反映专利方法生产产品的技术特征时,一般可以确认其证明力。


法院在认定是否属于新产品的过程中,亦会结合专利文献说明书的背景介绍、专利审查档案、被控侵权人提供的其他相反证据等,综合判断所述产品是否为新产品。


在(2009)郑民三初字第388号案件中,原告恒昊公司为证明涉案专利方法生产的产品属于新产品,委托河南省知识产权事务中心对涉案发明专利“凹蒙玻璃的生产方法”进行新颖性检索,检索结论为:该专利技术具备新颖性,利用该技术生产的产品属于新产品。后恒昊公司又委托国家知识产权局专利检索咨询中心对利用涉案发明专利“凹蒙玻璃的生产方法”直接生产的凹蒙玻璃进行检索,检索结论为:利用涉案发明专利“凹蒙玻璃的生产方法”生产的凹蒙玻璃具有新颖性和创造性。


据此,河南省郑州市中级人民法院认为涉案发明专利权利要求涉及的是凹蒙玻璃的生产方法,河南省知识产权事务中心检索报告和国家知识产权局专利检索中心报告能够证明利用涉案专利方法制造的凹蒙玻璃是一种新产品。


从上述案例可以看出,权利人可以通过委托第三方出具涉案专利方法及其所生产产品的查新报告,从而确定涉案专利方法所制造的产品是否为新产品,以完成初步证明责任。



三、“新产品”的认定标准


在方法专利侵权诉讼案件中,什么样的产品构成新产品?“新产品”的认定标准与专利法中新颖性和创造性的认定标准并不完全一致,关于“新产品”的认定标准在我国的司法实践中一般是这么认为的:如果利用涉案专利方法生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面没有明显区别,则该产品不属于新产品。 


在(2008)高民终字第164号案件中,原告BASF公司起诉称其拥有专利号为ZL 92115325.2 的“基本无粉尘四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利权,被告南通施壮公司未经许可,以生产经营为目的,生产、销售了依原告的专利方法直接得到的产品“垄鑫综合土壤消毒剂”(98%棉隆微粒剂),因涉案专利方法制造的产品为新产品,被告应承担所使用方法不同的举证责任。


北京市高级人民法院经审理认为:涉案专利涉及的是一种制备基本无粉尘的四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2硫酮颗粒的方法,在其专利说明书中记载了该专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法。在涉案专利申请日前,农药检定所发布的农药登记公告中公开了涉案专利涉及的产品,因依据涉案专利所生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面没有明显区别,故不属于新产品。



四、以依照涉案专利方法直接获得的原始产品作为“新产品”的认定依据


《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十条规定,对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品,进行再加工、处理的,人民法院应当认定不属于专利法第十一条规定的“使用依照该专利方法直接获得的产品”。涉案专利方法所生产的产品是否属于新产品,应以涉案专利方法所生产的原始产品为依据,不包括以该原始产品为原材料,进一步生产获得的产品。


在(2009)民提字第84号案件中,张喜田认为中奇公司、华盛公司和欧意公司等分别研发、生产和销售的产品侵害了其 ZL00102701.8(发明名称为:氨氯地平对映体的拆分)发明专利权,起诉至吉林省长春市中级人民法院。该涉案专利公开了制造左旋氨氯地平新产品的方法,而被告研发、生产或销售的是由左旋氨氯地平进一步制得的马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药。因此,在再审程序中,最高人民法院认为:在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法时,应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”,是指使用专利方法获得的原始产品,而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。因张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品,因此本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。


综上,权利人应先证明被控侵权产品与涉案专利方法所直接获得的产品为同一产品,并证明涉案专利方法所获得的产品确为新产品后,才能适用专利法第六十六条第一款的举证责任倒置。